商標的反向假冒問題研究

【內容摘要】商標的反向假冒是近幾年在經濟領域中新出現的一種現象，對于該種行為的法律屬性爭議頗大。2001 年 10 月 27 日修正的《中華人民共和國商標法》第五十二條第（四）款規定，“未經商標注冊人同意，更換其注冊商標并將該更換商標的商品又投入市場的”，是侵犯注冊商標專用權的行為。本文通過對商標的作用、商標反向假冒行為的表現形式及性質的分析，認為商標的反向假冒行為是對商標權人商標權的侵犯。并對實踐中商標反向假冒需完善的地方提出了建議。
 【關鍵詞】商標   商標權   假冒   反向假冒   侵權
 我國學者正式對反向假冒問題的關注始于1994年發生在北京的中國首例商標反向假冒案件“楓葉”訴“鱷魚”案[百盛商業中心在其出售新加坡“鱷魚”牌服裝的專柜上，將其購入的北京服裝廠制作的“楓葉”牌服裝，撕去“楓葉”商標，換上“鱷魚”商標，以高出原“楓葉”服裝數倍的價格出售。]。是否將反向假冒納入我國《商標法》的立法中，始終存在爭議，贊成者有之，反對者亦有之。2001年10月27日通過的新的《商標法》修正案第五十二條規定了反向假冒條款，但是爭論并沒有停止，所以有必要全面認識商標反向假冒這一理論。
 依照《商標法》第五十二條之（四）規定，商標反向假冒，是指經營者合法取得他人擁有注冊商標的商品后，未經商標注冊人同意，擅自更換其注冊商標并將該更換商標后的商品又投入市場的行為。
 一、商標反向假冒與相關行為的區別
 （一）與一般假冒的區別。二者都屬于商標假冒行為，都為商標法所禁止，但具體侵權的行為方式是不同的。一般假冒是指在未經商標權人許可的情況下，在自己的商品上假冒他人的商標。反向假冒則恰恰相反，是指在未經商標權人許可的情況下用自己或他人的商標冒用在合法取得的擁有商標權的商品上再出售的行為。
 （二）與定牌生產的區別。在有的發展中國家存在“來料加工、定牌生產”的貿易方式，即國外的商人指定某廠品牌，在該國加工，然后再拿到國外銷售。如果手續合法，這是允許的，但得由該商人提
供商標許可使用證明。定牌生產與反向假冒的區別在于，前者是國外商人能夠提供商標許可使用證明，并且在商品上標識其他商標，這是發展中國家為發展經濟自愿接受的，因而不存在侵權問題，是合法的；
 而后者造成消費者無法辨別該商品是否來源于同一商品生產經營者，人為地割裂了他人商標與商品之間的聯系，使被反向假冒者在消費者中建立商業信譽的目的無法實現，屬于商標侵權行為，因而是不合法的。
 （三）與專購再銷的區別。專購再銷是指銷售商購進他人商品后，在征得其許可后換上自己的商標進行銷售。專購再銷與反向假冒的區別關鍵在于更換商品生產者的商標的行為是否征得了商標權人的同意。征得同意的，是專購再銷行為，是合法的；未征得同意的，即為反向假冒，構成侵權。
 （四）與反向混淆的區別。反向混淆是美國法律中的一個不同于反向假冒的概念，是指商標的在后使用人的影響及名聲大到足以使在先使用人相形見絀時，對某一商標的在后使用人的使用可能使消費者產生混淆，以為在先使用者的商品來源于在后使用者。在這種情形下，在先使用者可以對在后使用者提起商標侵權訴訟。可見，反向混淆與反向假冒雖然都能使消費者對商品或服務的來源產生識別上的錯誤，但前者類似于商標領域中的“正向”假冒，是假冒者用自己的商品冒用他人的商標；而后者的假冒行為則是“反向”的，是假冒者冒用他人的產品而冠以自己的商標，因此二者在本質上即存在差別。
 二、商標反向假冒行為的定性
 （一）“商標侵權”否定論
 從商品、商標、商標權三者關系角度分析：商標功能的發揮須以商標與商品相結合為前提，而商品則借助商標來擴展其聲譽，吸引消費者。商標權則是注冊商標所有人依法對其注冊商標擁有的權利，其目的是保障商標功能的發揮。就一件具體的商品而言，在其上是否存在某一注冊商標權應以該注冊商標是否已和該商品相結合為標準來判斷。如果兩者處于結合狀態，該注冊商標權存在，否則在該商品上不存在該注冊商標權。在反向假冒商標行為中，被反向假冒人之注冊商標已脫離了其核定使用之商品，在此分離狀態下，該商品上不存在其注冊商標權。而“皮之不存，毛將焉附”，據此，反向假冒商標行為不構成侵犯被反向假冒人的商標權。
 從商標權和所有權關系角度分析：在反向假冒商標行為中，行為人通過支付對價，合法取得了他人生產商品及附著于其上的注冊商標標識的所有權。作為所有權人，行為人有權對該商品及注冊商標標識依法進行支配，如繼續銷售、銷毀、使用等，是由于他人注冊商標權的存在，行為人對商品及注冊商標標識的所有權受到限制。反向假冒商標行為人在合法取得他人生產商品及注冊商標標識所有權后，并沒有再對該注冊商標標識進行任何商標意義上的使用，故其行使所有權的再銷售行為不受他人注冊商標權的限制，從而難以認定其為商標侵權行為。然而這并非意味著反向假冒商標行為是合法行為，只不過表明其確實不涉及被反向假冒人注冊商標權而已。
 從商標權耗盡理論角度分析：商標權耗盡，又稱商標權窮竭，指合法載有某商標的商品一經投放市場，商標權人即喪失了對它的控制，其權利被視為用盡。反向假冒商標行為中，商標權人已將其商品投放市場，故其商標權在該商品上已經消滅。行為人在不改變商品的前提下以任何方式將商品繼續投入流通，均不構成商標侵權，因而不能將反向假冒商標行為認定為商標侵權行為。需注意的是，如果行為人用第三人之注冊商標銷售該商品，則構成商標侵權（侵犯了第三人注冊商標權）。
 （二）“商標侵權”肯定論
 贊成反向假冒商標行為屬商標侵權行為的學者，提出了諸多理由作為佐證，其主要者有四：1、如果不將反向假冒商標行為作為商標侵權行為加以處理，勢必嚴重影響商標權人利益，我國廠家的名牌戰略永難成功；2、商標權與著作權同屬知識產權范疇， 而我國《著作權法》第46條第7項已將反向假冒著作權界定為侵犯著作權行為，據此， 也應把反向假冒商標行為界定為商標侵權行為；3、反向假冒商標行為屬我國《商標法》第38條第4 項所規定的“給他人的注冊商標專用權造成其他損害的”行為之一，自應認定商標侵權行為；4、外國立法及司法實踐早已把反向假冒商標行為作為商標侵權行為來處理。
  要正確認識反向假冒行為的性質，應先從商標的功能談起。商標具有識別商品、標識商品出處、保證商品質量以及廣告宣傳、促銷等作用。而商標之所以能正常地發揮這些功能，是因為商標在企業的商品與消費者之間建立了一個信息傳遞的渠道，因此商標功能的發揮必須以商標與商品的完全結合為前提。商品的生產者通過商標來區別于他人的商品僅僅是一種手段，其目的是使消費者樂于接受他的品牌和商品，以期得到更大的經濟利益。商品與商標有著千絲萬縷的聯系，商品的信譽要由商標信譽去體現，這種信譽是商標權人通過發展科學技術、改善經營管理、開發優質產品、提高產品質量而建立起來的。商標與商品是一個不可分割的整體，商標反向假冒行為破壞了這種密切聯系，使商標權不能在特定商品上得到實現。
 那么，反向假冒行為究竟侵犯的是商標權人的什么權利？我認為反向假冒行為實質上侵犯了商標權人在特定商品上的商標專用權。商標權人有權自主決定是否在自己的商品上使用商標及使用商標的方式。不論采用何種商標使用方式，商標必須與消費者接觸，只有商標與消費者發生接觸，商標才能起到橋梁作用。為了能夠保證商標與消費者的正常接觸，在消費者與其正常接觸之前，任何人不得改變商標權人設定的商標使用方式。也就是說商標法律制度必須能夠保證商標權人在整個商品流通領域中的使用不受侵犯。只有當商品退出流通領域，到達最終消費者手中后，商標的使命才算完成，因此只有最終消費者才能處置商品上的商標。
 三、我國對商標反向假冒理論的態度及其法律選擇
 20世紀70年代后期，汽車用戶發現通用汽車安裝的發動機比老式汽車的更差，于是要求法院判斷：借用他人的創意是否構成“盜竊”思想。[朱伯玉著 ：《再析商標反向假冒 》甘肅政法學院學報,2000年1月，第20頁。]雖然這些案例是單獨發展的，但卻都貫穿了一個普遍的問題：有些人從他人制造的商品中獲取信譽。這種虛假的信譽違背了我們基本的公平理念。法律必須干預以解決那些利用他人商品來建立自己信譽的問題。法律根據不同情況從眾多形式中選擇了“反向假冒”。1929年第七巡回法院的一個判決更直接地切中要害。在聯邦電力公司訴福來克斯努姆案中，被告為原告制造的商品提供服務，在一次服務中，被告將原告的商標換成了自己的，這就意味著被告制造了商品。法院認為：被告的虛假表述已構成了普通法中的不正當競爭。在隨后的50年里，有些法院贊同反向假冒之訴，有些并不同意，認為不能辨認商品來源是不可訴的。回顧自聯邦電力公司以后的50年來的案例，反向假冒很明顯地還未同具有內聚力的法學理論融合。法院承認，不能辨認商品來源可能導致一些損害，但在侵權法中是否這種損害可以獲得賠償尚未達成一致。
 在我國，對于商標反向假冒，有的學者認為《商標法》應采納商標反向假冒理論，有的則主張以《反不正當競爭法》予以規范。事實上，是否采納商標反向假冒理論，取決于對商標功能的認識。對商標功能不能再停留在過去，僅僅認為商標用于區別商品。現代商標功能應當突破傳統的認識，應認識到商標是商譽的集中體現。對商標進行扭曲或者隱藏都會導致權利人商譽的損失。因此，對商標的保護實際上就是對商譽的保護。    我國《商標法》沒有從正面規定商標權人的權利，而是從反面規定了幾種侵權行為，當然無法涵蓋所有的侵權行為。但是我們應認識到，商標除了區別功能、標識來源的功能之外，還有其他的功能，特別是商標反向假冒所導致的商標淡化和商譽的損害。在中國，過去《商標法》中無明文禁止"反向假冒"。而初入市場經濟的我國，未經許可而改、換他人注冊商標，以使消費者對產品、服務來源，對生產者、提供者產生誤認的行為又比較嚴重，為了有利社會主義市場經濟的健康發展，我國的《商標法》應當采用反向假冒理論。2001年12月1日修改后正式施行的《中華人民共和國商標法》第五十二條第（四）項的規定將“未經商標注冊人同意，更換其注冊商標并將該更換商標的商品又投入市場的行為明確定性為“侵犯注冊商標專用權的行為，以立法的形式肯定了大多數學者關于禁止“商標反向假冒”的主張。《商標法》的這一修改，從立法上將“商標反向假冒定性為商標侵權”。
  除此之外，《商標法》第五十二條中還明文增加這種許多國家及國際條約都有的禁止性規定，這也是十分必要的。它對保護商標專用權人的利益 、制止商業競爭活動中的不正當競爭行為和為我國企業塑造名牌戰略的實施 起到了積極的作用。
 四、實踐中應注意和完善的方面
 隨著我國經濟的發展和我國企業實力的增強，我國出口的商品在國際市場上的競爭力不言而喻，與此同時，我國企業也開始重視自身品牌，紛紛準備在國際市場上打響自己的名牌商標。2005年商標節的舉辦吸引了眾多中外企業和機構的注意，正是我國企業商標意識日益增強的體現，但是我國企業的知識產權保護意識還與發達國家有很大的差距。我國現在的反向假冒案件，許多都是國外大公司反向假冒我國的質優價廉的商品。這對于我國起步較晚的民族企業實施的“名牌戰略”將是極端不利的。造成了國外消費者對產品生產者的混淆，更嚴重的是造成了一個廠家所生產的產品在國家競相降價競爭的后果，這種行為不僅侵犯了注冊商標所有權人的利益，而且造成了國家、社會的損失。如果不打擊這類行為，我們始終只能為他人做嫁衣裳，無法在國際市場上站穩腳跟。雖然，我國直到2001年在對商標法做修改時，才將反向假冒的行為認定為商標侵權，但發達國家立法及司法實踐早已將反向假冒行為作為商標侵權來處理。可以說，對反向假冒的法律規制，已成為一種國際趨勢。為了適應“入世”的需要，適當借鑒發達國家有益的立法經驗，與世界上其他國家的法律相協調，可在我國刑法中增加對反向假冒行為的刑事制裁條款，根據情節嚴重程度制定相應的刑罰，完善我國商標保護體系。
 另外，我國目前已經加入的與商標保護有關的國際公約有《保護工業產權巴黎公約》、《商標國際注冊馬德里協定》，國內立法也相應對于如何具體實施《巴黎公約》和《馬德里協定》進行了規定。我們要合理利用這兩大國際公約防范境外企業商標反向假冒。《巴黎公約》對于商標的國際注冊規定了“優先權”原則，根據這一原則，已在公約一個成員國內正式提出商標注冊的人，或其權利合法繼承人，在６個月的期限內享有在公約其他成員國內提出申請的優先權。上述期限屆滿前，任何后來在公約其他成員國內提出的申請，都不因在此期間他人所作的任何行為，特別是另一項申請或使用商標而失效；而且此類行為不能形成任何第三者的權利或任何個人占有的權利。同時，根據《巴黎公約》的規定：除公約明確規定的幾種情況外，凡原屬國予以注冊的商標，公約其他成員國也應同樣接受申請注冊和保護。也就是說，我國企業在我國境內完成商標注冊后，就保證同樣的商標也可在其他公約成員國獲得注冊；同時企業可以有６個月的時間慢悠悠地決定選擇在哪些國家申請注冊商標并進行申請，而不擔心在這６個月內被他人捷足先登。與《巴黎公約》相比，《馬德里協定》提供的則是一種一勞永逸的辦法。根據協定第一條及我國《馬德里商標國際注冊實施辦法》，我國商標注冊人可以通過我國商標局向世界知識產權組織國際局提出商標的國際注冊申請。注冊后，該商標在每個協定締約國都將受到如同該商標直接在該國提出注冊一樣的保護。值得注意的是，如我國企業希望通過《馬德里協定》注冊國際商標，應當同時在我國也申請國內商標注冊；同時，如希望商標在一些根據協定第三條提出領土限制要求的國家同樣被視為注冊商標保護，則在申請國際商標注冊時需要明確提出此等要求。
 新《商標法》將反向假冒行為定義為“更換”他人注冊商標，此種表述欠妥。因為“更換”商標，一般的理解是取下注冊商標人的商標換上自己或他人商標的行為。雖現實生活中多數商標反向假冒行為也都是這種情況，這種行為當然應當算作侵權。作為法律理應盡可能的窮盡所有的侵權行為，所以反向假冒的形式還應當包括無論對所購之產品是否進行了加工，其購買者都無權將商標權人的商標從商品上去除的行為。但是在我國《商標法》中并沒有明確規定，他人是否有權將自己作了加工的商品除去原來的商標，或者更換其原來的商標。這種行為雖然沒有假借他人商標為自己宣傳，但其去除行為必然割裂了商品生產者的商標與其商品之間的聯系，阻礙了商標權人商譽的建立和傳播，所以也是一種侵權行為。這一點，國外關于反向假冒的理論早已有所規定， 如美國學術界對商標假冒行為進行了如下分類：[ 趙立群,張天虹  著：《試論商標反向假冒行為的性質及法律規制》山西大學學報(哲學社會科學版)2001年3月，第18頁。]（一）顯形假冒，指甲擅自利用乙的注冊商標出售自己的商品；（二）隱形假冒，指甲向買主出示乙的貨樣，但實際出售自己的商品；（三）顯形反向假冒，指甲購買乙的商品，然后貼上自己的商標出售；（四）隱形反向假冒，指甲購買乙的商品，然后在無任何標識的情況下出售。其中第（四）項就不屬于我國《商標法》規定的“更換”注冊商標的行為，而屬于“去除”行為。國外立法也多明確將“去除”行為列入
反向假冒之列。因此，在我國的法律中應當明確，無論對所購之產品是否進行了加工，其購買者都無權去除或者更換他人的注冊商標。 我們應當把商標反向假冒行為理解為將他人商品上的商標除去，或者進行更換，然后進行加工、出售、在公眾場合中使用，或者在廣告宣傳、推銷、促銷當中加以利用的行為。 如果更換商標的行為經過商標注冊人的同意，這種行為應如何界定? 世界各國對反向假冒行為進行規定的嚴厲程度大致分為三個層次：一是相對寬松的立法模式，即如果商標權人未明示禁止，則可以去除或更換使用在特定商品上的商標。澳大利亞商標法采此模式。依該法規定，除非權利人明示禁止，否則去除或更換商標的行為不構成侵權。二是相對嚴格的立法模式，除法律別有規定外，即使經過了商標權人的同意，也不得隨意去除或改換商標。三是折中主義立法模式，即如果經過了商標權人的同意，去除或更換商標的行為不構成侵權。世界各國以采取折中主義立法的國家居多。折中主義為我國未來市場主體經營方式的變化留下了擴展的空間。但是在采用折中主義時應注意，去除或更換他人商標的行為，即使經過商標權利人的同意，也應當嚴格區分這種同意是合法的還是違法的。即使是合法的去除或更換他人商標，也負有向消費者明示告知的義務。如果去除或更換商標的事實已經向消費者明示，而消費者仍自愿購買，則并不違反誠實信用的公平交易原則。若違反了這種告知義務，即使商標提供者和商品生產者并未惡意串通，仍然構成對消費者知情權的侵害。同時應賦予消費者協會和行業組織等提起訴訟的權利。
 綜上所述，商標的反向假冒是一種商標侵權行為，在司法實踐中進一步完善相關法律制度，不僅有利于對商標權人利益的保護，對于建立公平、合理、有序的市場競爭秩序更具重要的現實意義。

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